注:我们的系列秘诀之五

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当我在纽约的孩提时代,我对用来烹制假日大餐的火鸡搭配的弹出计时器深深着迷。这项小发明基于最简单的原理,据说可以通过指示火鸡何时熟透并可从烤箱取出,从而免去烹饪时的猜测。近年来它有点失宠了,但这种想法仍有吸引力:只要一弹出来,烹饪就完成了!要是判断一项发明何时已考虑周全并准备好申请专利也有这么简单,那该多好啊。

一项发明到底何时才准备好申请专利呢?

一般来讲,一项专利主张发明若具有新颖性、发明性并在专利申请中进行充分描,它便可以申请专利。一项发明是否已“准备好”申请专利,这主要取决于它在当时是否可以在专利申请中进行充分描述。

在美国,不同于世界上的其他地方,一项专利申请中的描述需要满足两个单独的要求。首先是充分的书面描述(即该发明是否已进行足够详细的描述?)。其次是通过描述,该专利主张的发明是否具有可实施性(即一名技能人员在阅读描述后能否利用所主张的发明,而无需进行“过多的试验”?)。

充分的书面描述

描述何时才算“足够”详细? 不幸的是,这并没有单一的答案;而要找到答案,最佳途径便是通过专利申请中的描述和权利要求必须回答的问题:该发明是什么? 您有什么权利要求? 该发明的要素中有什么合乎逻辑的变化? 根据您的研究和开发,您能否假定预测的变化会按照预期起作用? 您的权利要求是否包含一类广泛的东西,另外,您能否举出该类别的一系列具有代表性的例子?

可实施性

定义可实施性更为简单。其概念归结起来是这样的:是否有足够的描述,以便别人可以实行所主张的发明? 对于机械发明,这通常与书面描述要求是一回事:您是否提供了足够的详情,以便别人复制并使用您的装置。

但对于生物科技等所谓不可预测的技术,可实施性取决于证明所主张的发明按照描述起作用的数据。这里我们要提到美国与世界上其他大多数地区最大的差异。在美国,书面描述足以支持一项权利要求,但不足以实施权利要求,这是可能的。

若您必须提交专利申请,但并没有掌握您认为自己需要的所有支撑数据,那该怎么办? 在申请中将计划的试验描述为“预言性例子”,而当需要数据的权利要求被驳回时(通常是若干年之后),在声明书中提交来自该试验的数据。这通常行之有效。但要记住:这只在美国行得通!在提交专利申请后提交获得的数据来证明描述性支持在美国之外的大多数地区是行不通的。

下一次:这不很明显了吗? 如何展示您的发明如何脱颖而出!

您对于上述信息是否有任何疑问?有没有您想了解的一些主题?请告诉我!

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